CONSEJOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA

A continuación vamos a exponer 4 consejos para el registro de una marca a tener en cuenta previos a la solicitud de registro. Éste artículo especialmente va dirigido a aconsejar para el registro de una marca a quienes se encuentran en la fase de creación de la marca, es decir; los que ya vienen usando su marca y con un relativo posicionamiento en el mercado y conocimiento por parte de clientes y proveedores, nuestro primer consejo que a continuación ofrecemos, no les sería de aplicación.

1º.- CREACIÓN Y FORMACIÓN DE LA MARCA

No es fácil e priori crear una marca que servirá para identificar el producto o servicio que se pretende situar en el mercado. Pues no solo debemos tener en cuenta que el nombre de la marca en cuestión nos guste como suena o se haya elegido por cualquier razón que haya conducido a proponer un nombre determinado.

• Una vez que se tiene claro el nombre de la marca a registrar, se debe analizar que no incurre en ninguna de las prohibiciones de la Ley de Marcas, que se encuentran en su artículo 5:

Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:
   a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.
   b) Los que carezcan de carácter distintivo.
   c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
   d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
   e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.
   f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
   g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.
   h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
   i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.
2. j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.
3. k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.
4. l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.
5. m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.
6. n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente.

2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.

Para el caso de marcas destinadas a identificar un producto alimenticio como puede ser, aceite de oliva o vinos, también deberá tener en cuenta que los nombres alusivos a una determinada indicación geográfica, paraje, río… contravendrán la noma de etiquetado que regula las marcas para los productos antes referidos. Si se incumple será objeto de modificación de las etiquetas en cuestión.

2º.- INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MARCA

• A continuación debe comprobarse que la marca no se encuentra registrada. Para ello puede dirigirse a nosotros donde le asesoraremos sobre la situación de su marca respecto a otras idénticas o parecidas. Para una investigación más exhaustiva y obtener una respuesta sobre la viabilidad del registro que se pretende puede informarse en investigación de marcas.
• Para el caso que la marca también vaya a coincidir con el nombre de la web, se deberá comprobar que el dominio se encuentra libre.

3º.- SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

Una vez depuradas todas las cuestiones antes expuestas y se tiene ya de forma segura la marca a registrar se procederá a su registro para lo cual debe tener especial cuidado en incluir en el distintivo a registrar la forma con la que se presentará al mercado, es decir; si la marca va aparejada de un logotipo o tipo caprichoso de letra deberá protegerlo. Y en segundo lugar y no menos importante, identificar correctamente los productos o servicios que va a identificar con su marca. Una definición incompleta o fuera de la realidad puede llevar a crearle un problema en el futuro.

Por lo tanto previo a realizar el trámite de registro debe todos estos aspectos tenerlos claros para que el registro de su marca sea exitoso.

4º.- SEGUIMIENTO DE SU MARCA

Una vez obtenida la concesión de su registro de marca, debe saber que el derecho le alcanza a 10 años, pudiendo ser renovado por iguales periodos, sin que ese derecho se agote. La falta de renovación acarreará la caducidad de la marca y en consecuencia la perdida de la misma.

Otra cuestión que deberá tener presente llegado este momento es la vigilancia de su marca que consiste en detectar la posible solicitud de una marca que pueda ser parecida o idéntica a la suya, y que con la legislación vigente en materia de marcas, este examen de oficio por la OEPM, no existe. La vigilancia es fundamental para mantener la marca segura y evitar que derechos de terceros puedan consolidarse, propiciando una situación anómala de de coexistencia en el mercado de dos marcas idénticas y para mismos servicios y /o productos.

Esta situación, llegado el caso también es posible atajarla judicialmente, pero ya será tema de otro artículo, y que nos obstante si tiene interés en conocer como sería el procedimiento puede contactar con nuestro despacho.

Por último nuestra recomendación es que REGISTRE SU MARCA contando con el adecuado asesoramiento de un profesional especializado en materia de marcas, eso le evitará seguramente quebraderos, tiempo y a la larga dinero.

T. 958 261 494

E- info@marplan.es

C/ Buensuceso, 1 – 3ºB 18002 GRANADA

Si tiene interés en ampliar información sobre este tema puede contactar con nosotros estaremos encantando de poder ayudarle.

Marplan Abogados es un despacho de abogados especialista en derecho de marcas, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual.

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