He recibido una demanda por uso indebido de marca: qué hacer paso a paso

Recibir un burofax o una demanda por uso indebido de marca es una de las experiencias más estresantes para cualquier empresario o profesional.
Muchos clientes llegan al despacho preocupados por frases como “cese inmediato del uso”, “infracción de marca registrada” o incluso “reclamación por daños y perjuicios”.

Sin embargo, no siempre quien reclama tiene la razón. En la mayoría de los casos, es posible defenderse con éxito si se actúa con rapidez y con el asesoramiento de un abogado especializado en marcas.

En este artículo te explicamos, paso a paso, qué debes hacer desde el primer momento y cómo podemos ayudarte a proteger tu negocio y tu reputación.

1. Comprende exactamente de qué se te acusa

El primer paso es analizar con calma la comunicación recibida.
Puede tratarse de:

• Un burofax extrajudicial en el que se te exige dejar de usar una marca o nombre comercial.
• Una demanda judicial por infracción de marca registrada.
• Una oposición presentada ante la OEPM o la EUIPO si estás intentando registrar una marca similar.

En cualquiera de estos casos, el elemento clave es determinar si realmente existe riesgo de confusión entre tu marca y la del reclamante.

El uso indebido de marca se produce cuando un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada para productos o servicios idénticos o relacionados, generando confusión en los consumidores o aprovechándose de la reputación ajena (art. 34 de la Ley 17/2001 de Marcas).

2. No respondas por tu cuenta: el error más habitual

Uno de los errores más comunes es responder directamente al burofax o enviar correos intentando justificar el uso de la marca.
Cualquier respuesta precipitada puede perjudicarte si el asunto termina en los tribunales.

La estrategia adecuada debe partir de un análisis técnico y jurídico completo, valorando:

• Si la marca que usas está registrada o es anterior a la del reclamante.
• Si los productos o servicios son realmente coincidentes.
• Si el término es genérico, descriptivo o de uso común (lo cual puede invalidar la reclamación).
• Si existe buena fe en tu uso y ausencia de confusión real en el mercado.

Solo un abogado experto en propiedad industrial puede determinar con precisión la fortaleza o debilidad de la reclamación y diseñar una defensa sólida.

3. Reúne toda la documentación y pruebas posibles

En paralelo, es esencial que reúnas toda la documentación relacionada con el uso de tu marca o nombre comercial:

• Facturas, catálogos, webs, redes sociales, anuncios, etiquetas o envases donde se use el signo.
• Pruebas de cuándo comenzaste a usarlo (fecha de lanzamiento, campañas, etc.).
• Si has presentado solicitud de registro, copia del expediente y fecha de presentación.

Toda esta información servirá para demostrar la anterioridad de uso, la buena fe o la ausencia de confusión real, lo que puede ser determinante en la defensa.

4. Analiza las posibles vías de defensa

Según la situación concreta, existen diferentes estrategias jurídicas. Algunas de las más frecuentes son:

a) Negar la infracción

Demostrando que no existe similitud ni riesgo de confusión entre las marcas, o que pertenecen a sectores distintos.

b) Alegar uso legítimo o descriptivo

Si el signo tiene un significado común o descriptivo (por ejemplo, “Natural”, “Eco”, “Express”), puede argumentarse que su uso no constituye infracción.

c) Acreditar la anterioridad

Si tu marca o nombre comercial se usaba antes de la inscripción de la marca contraria, puedes ejercer derechos previos.

d) Solicitar la nulidad o caducidad de la marca contraria

En algunos casos, la marca del demandante puede no haberse usado realmente durante más de cinco años o haber sido registrada de forma indebida, lo que permite impugnarla.

e) Negociar un acuerdo de coexistencia o cese voluntario

Cuando las marcas coexisten en distintos mercados o la confusión es mínima, se puede alcanzar un acuerdo extrajudicial que evite el juicio y proteja tu actividad.

5. Si has recibido un burofax, actúa con rapidez

El burofax es una herramienta habitual para reclamar el cese del uso de una marca.
Ignorarlo no es recomendable, ya que puede agravar la situación si luego se inicia una demanda judicial.

Lo más adecuado es:

1. Consultar de inmediato con un abogado especializado.
2. Analizar el contenido y las pretensiones del remitente.
3. Valorar si procede contestar de forma jurídica y prudente, ofreciendo una defensa o una posible vía de acuerdo.

En Marplan Abogados preparamos respuestas personalizadas a estos requerimientos, deteniendo el conflicto desde la fase extrajudicial y evitando mayores costes y sanciones.

6. Cómo te ayudamos desde Marplan Abogados

En Marplan Abogados somos especialistas en derecho de marcas y propiedad industrial.
Ofrecemos un servicio integral de defensa y asesoramiento en todas las fases del conflicto:

• Análisis jurídico y técnico del caso y del expediente de la OEPM o EUIPO.
• Redacción de respuestas a burofaxes y requerimientos.
• Defensa en procedimientos judiciales por infracción de marca.
• Impugnación de marcas contrarias (nulidad, caducidad, oposición).
• Negociación y redacción de acuerdos de coexistencia o licencias.

Nuestro objetivo es proteger tu marca y tu reputación comercial, actuando con rapidez y precisión para evitar daños económicos y de imagen.

7. Consejos para prevenir futuras reclamaciones

• Registra tu marca cuanto antes y en las clases adecuadas de productos o servicios.
• Vigila el registro para detectar marcas similares antes de que se consoliden.
• Evita usar nombres genéricos o que puedan confundirse con marcas notorias.
• Revisa periódicamente tu material comercial para garantizar que cumpla con la Ley de Marcas.

Una buena estrategia preventiva cuesta mucho menos que un proceso judicial.

8. Conclusión: actúa con rapidez y con asesoramiento experto

Si has recibido una demanda o burofax por uso indebido de marca, no te alarmes, pero no lo ignores.
La clave está en actuar a tiempo y con la orientación adecuada.

En Marplan Abogados analizamos tu caso de forma inmediata, valoramos las opciones de defensa y te ayudamos a evitar sanciones o pérdidas innecesarias.

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