La obligación de uso de la marca en la forma en que está registrada.
Obligación de uso de la marca
Podemos encontrar en el artículo 39 de la ley de marcas la obligación de uso de la marca por el titular que debe hacer al menos a partir de la fecha de la firmeza de la concesión estos es, un mes después de la publicación en el BOPI de la resolución de concesión. Este uso debe ser efectivo y real para los productos/servicios para los que se registra la marca y en la forma en que se presentó.
CONSECUENCIA DE NO HACER USO DE LA MARCA REGISTRADA
La consecuencia directa es que pueda ser objeto de caducidad dentro del procedimiento especial que se tramita ante la OEPM que cualquier tercero lo puede presentar. La declaración de caducidad implica dejar de tener la marca registrada
¿CÓMO ES EL PROCEDIMIENTO DE CADUCIDAD DE UNA MARCA?
El procedimiento de caducidad al que nos referimos se contempla desde el 14 de enero de 2023 y que antes de la fecha eran los juzgados los encargados de dilucidad la falta de uso de la marca. En la actualidad han sido sustituidos por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
Este procedimiento tiene le peculiaridad que se invierte la carga de la prueba. Por tanto, corresponde al demandando probar que hace uso de la marca en los mismos términos que la tiene registrada de forma efectiva y real en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la demanda
CONSECUENCIAS DE FALTA DE USO DE LA MARCA EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN
En el procedimiento de oposición contra una solicitud de registro de marca es importante saber que si la marca del oponente tiene mas de 5 años concedida la parte impugnada podrá solicitarle que acredita la prueba de uso de la marca. Si no fuera posible probar uso efectivo la oposición presentada será desestimada sin que la OEPM entre a valorar el fondo del asunto.
Esto sin duda puede ser muy útil y a tener en cuenta para el titular de una marca que ha recibido una oposición y que junto con las alegaciones que haya presentado sin duda es un argumento de defensa que puede ser definitivo
SOBRE EL PERIODO DE 5 AÑOS DE USO DE LA MARCA
Como anteriormente referíamos, una marca registrada puede ser objeto de caducidad al haber transcurrido un periodo mínimo, ininterrumpido, de 5 años, inmediatamente anterior a la presentación de la demanda de caducidad sin que el que el titular de la marca no pueda probar su uso.
Por lo tanto el limite de tiempo se establece en 5 años como periodo mínimo que de forma ininterrumpida no debe haber estado la marca sin usar.
Esto es aplicable cuando se inicie un procedimiento de caducidad como tambien cuando se actue como oponente en el procedimiento de oposición.
No obstante existe algunas excepciones que de alguna forma puede defenderse contra al que recaiga la acreditación de la prueba de uso.
En el supuesto de que hubiera iniciado o reanudado el uso de forma real tras el periodo de no uso de 5 o más años la acción de caducidad o la petición de prueba dentro del procedimiento de oposición presentada no prosperará al no producirse un periodo ininterrumpido de 5 años de no uso anterior a la presentación de la demanda.
Con la salvedad si como prescribe el art. 58 de la Ley de marcas el inicio o reanudación del uso se ha producido en los 3 meses anteriores a la presentación de la demanda y siempre que el obligado a la prueba de uso no conocía anteriormente que podría ser objeto de una demanda de caducidad (puede haber conocido de la posibilidad de ser demandado si hubiere recibido por ejemplo un burofax del demandado)
Esto tiene su sentido pues trata de evitar que el titular de una marca no usada durante más de 5 años ante la posibilidad de recibir una demanda de caducidad de un tercero comience o reanude el uso de su marca para evitar su caducidad.
CAUSAS JUSTIFICATIVAS DE FALTA DE USO DE UNA MARCA
En el artículo 39 de la Ley de marcas se dispone que la marca no quedará sometida a caducidad a pesar de no haber sido usada durante un periodo ininterrumpido de 5 años, si existen causas justificativas de la falta de uso. Estas causas deben ser independientes de la voluntad del titular aunque habrá que estar a que la justificación sea considerada por la propia OEPM.
Cuando se considera uso efectivo de la marca
Como ahora expondremos con ejemplos debemos estar a según caso.
Una de las formas mas recurrentes y apropiadas de acreditar que se hace un uso efectivo de la marca mediante la aportación de facturas emitidas en cada uno de los años relevantes.
Tambien cuando por medio de un tercero que titular de la marca le haya autorización el uso por medio por ejemplo de una licencia de explotación de marca.
Otro supuesto que se considera uso de marca lo encontramos en el artículo 39 de la Ley de marcas, y que se trata cuando se usa la marca con fines exclusivamente de exportación.
USO DE LA MARCA EN FORMA DISTINTA A LA REGISTRADA
La forma de uso de la marca viene determinada en el art. 39.3 de la Ley de marcas y que literalmente dice:
3. Serán igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
b) poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación
En consecuencia se permite al titular de la marca variaciones que sin modificar su carácter distintivo sea realizado por razones que faciliten su comercialización de los productos o servicios.
Establecer que la utilización de forma distinta de una marca difiere del carácter distintivo de la marca como está registrada será resuelta al caso concreto. Lo que no se puede permitir y que distorsionaría el sentido de la norma es una alteración sustancial del signo distintivo registro respecto a la imagen que proyecta real en el mercado.
Un ejemplo lo podemos encontrar cuando se ha registrado una marca de naturaleza -denominativa- y el uso que se hace es junto a un logo (marca tipo mixta), en este caso se viene aceptando que el uso se esta haciendo de forma efectiva, salvo que el empleo del logotipo sea prevalente sobre la parte denominativa, en este caso se puede dar cierta controversia en la determinación del uso real.
Lo recomendable es que ante un cambio en la marca registrada como una representación con un tipo de letra caprichoso, un logotipo singular, o la utilización para ciertos productos o servicios no incluidos en la solicitud originaria, que se registre la nueva forma de marca, con ello evitará el riesgo de perder la marca por razones de caducidad.
Ante situaciones de este tipo en los que pueda verse inmerso en un procedimiento de caducidad o tener serias dudas que pueda producirse para prevenir situaciones indeseadas es conveniente acudir a un abogado especialista en marcas que le aconsejará sobre la solución más óptima a su caso.
CONCLUSIONES
1º.- Las marcas registradas están creadas y obligadas para ser usadas.
2º.- La falta de acreditación de uso de la marca registrada durante un periodo mínimo ininterrumpido de 5 años puede derivar en su caducidad
3º.- La marca debe ser usada de la misma forma que se ha registrado o en todo caso que no altere de forma sustancial su verdadero carácter distintivo.
4º.- Se puede considerar que se ha usado de forma efectiva la marca tanto cuando la utiliza el titular o un tercero autorización por el. Y el uso real se produce con la aportación de documentos que son de especial consideración las facturas.
T. 958 261 494
E- info@marplan.es
C/ Buensuceso, 1 – 3ºB 18002 GRANADA
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Marplan Abogados es un despacho de abogados especialista en derecho de marcas, Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual.
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